¡Feliz Navidad!

El equipo de IP Sandwich os desea una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!

El futuro de Internet y la Unión Europea

Esta semana abordamos en el blog el trabajo que la Unión Europea está desarrollando para modificar el régimen de notificación y retirada (procedures for notifying and acting en inglés) de contenidos ilícitos alojados en Internet.

La regulación actual se encuentra en la Directiva 2000/31, sobre comercio electrónico (en adelante “la Directiva”).

Desde IP Sandwich, hemos querido contribuir con nuestra visión sobre el tema, completando la consulta que hace unos meses lanzó la Unión Europea sobre cómo debería ser la futura normativa.

Hemos de destacar en primer lugar las implicaciones jurídicas que se pueden derivar de las futuras modificaciones. Dicha normativa concierne de manera directa a Internet y a muchos de los servicios de la red que utilizamos cada día. Un régimen indefinido podría conllevar un filtro de retirada de contenidos demasiado exhaustivo donde se afectarían los derechos de los usuarios, de autores de contenidos o de otras personas con interés sobre los mismos.

El contenido ilícito no se limita solamente a las infracciones de propiedad intelectual, sino también a spam y a contenido que pueda vulnerar otros derechos como marcas, el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen.

La regulación actual no parece ser lo suficientemente detallada, surgiendo dudas acerca de la interpretación del artículo 14 de la Directiva que regula la actividad de alojamiento de datos o hosting. La actividad de hosting puede definirse como el almacenamiento en Internet del contenido de un usuario. La Directiva excepciona de responsabilidad por los contenidos almacenados en la red cuando el prestador de servicios de Internet:

• No tiene un conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido.
• Sabiendo la existencia del contenido ilegal actúe rápidamente para retirar dichos contenidos o imposibilitar el acceso a los mismos.

Los principales problemas que recoge la consulta respecto a la regulación de la notificación y retirada de contenidos por los prestadores de servicios de hosting son:

• La incertidumbre en cuanto al procedimiento así como las diferencias en las normativas de los Estados Miembros de la UE.
• La lentitud de algunos procedimientos, ya sea tanto en la notificación como en la retirada.
• La falta de transparencia tanto en el procedimiento como en la adopción de decisiones.
• Los posibles conflictos con derechos de los usuarios como el derecho a la libertad de expresión, privacidad, y la protección de datos.

En IP Sandwich pensamos que el punto de partida debe de ser la certidumbre en la regulación. Es recomendable que la normativa recoja unas “directrices mínimas” con la manera de notificar y retirar contenido ilícito de la red de manera ágil, e incluso automatizada. Un sistema garantista que debería de reconocer ciertos derechos para los usuarios y los autores de contenidos. Un procedimiento que actúe de manera rápida y eficaz frente a la ilicitud de contenidos, como podría ser un sistema de mediación y arbitraje.

Aunque puede que no exista un sistema libre de fallos, nosotros pensamos que hay ciertos aspectos básicos a tener en cuenta. Principios como el de información a los usuarios sobre procedimientos que les afecten, o transparencia en cuanto al procedimiento a seguir, resultan básicos para dicha normativa.

Sería importante que se aclarase cuándo se produce el conocimiento efectivo y si la adopción de medidas para la resolución del conflicto resulta incompatible con el requisito de actuar rápidamente. En nuestra opinión, la adopción de mecanismos de comunicación con los usuarios, para comprobar la petición de retirada de contenidos, no debería ser incompatible con los requisitos de excepción de responsabilidad antes comentados.

También hay que tener en cuenta las posibles notificaciones injustificadas, entendidas como aquellas en las que sin ningún tipo de fundamentación jurídica se pretende la retirada de contenidos.

En definitiva, en IP Sandwich creemos que es necesario un mayor desarrollo de la normativa que traiga claridad y elimine la incertidumbre. Que se recoja una guía con las directrices mínimas a seguir en los procedimientos de notificación y retirada de contenidos ilícitos. Y que se ponderen, según las circunstancias, las medidas a adoptar teniendo en cuenta todos los derechos “en juego”.

Victoria para Christian Louboutin y sus suelas rojas

¿Os acordáis de ese post que hablábamos de la batalla que existía entre Yves Saint Laurent y Christian Louboutin? Pues bueno, ya conocemos la resolución. Y finalmente el Juez ha decidido aprobar el recurso de apelación, concediéndole a Louboutin la titularidad de la marca de suelas rojas en sus zapatos,  pero con un matiz importante que analizaremos a continuación.

El problema era el siguiente, YSL añadió el color rojo a sus suelas, al igual que Louboutin. Por lo que éste decidió tomar medidas legales por considerar que estaban infringiendo su marca (registro aprobado con anterioridad en la USPTO) y por competencia desleal. Sin embargo, YSL alegó motivos del tipo, falta de distintividad o por considerar la marca ornamental y funcional, y que por lo tanto la “Red Sole Mark” de Louboutin no tenía validez suficiente. En definitiva, YSL ponía de manifiesto que las suelas rojas no tenían ese “secondary meaning”, concepto que mencionamos en el primer post, y que se exige para conceder marcas sobre colores. Este concepto viene a decirnos que para que un color pueda ser registrado como una marca, ha de tener una distintividad sobrevenida, es decir, que el cunsumidor asocie facilmente un color con una determinada marca, como ocurre con el rojo Ferrari o el morado Milka. Algo en lo que el juez el 11 de agosto de 2011 mostró su discrepancia, decidiendo finalmente anular dicha marca. Sentencia que apeló Louboutin.

Después de un año, hemos podido conocer que el Juez en la fase de apelación, ha hecho un análisis diferente, dándole finalmente la razón a Louboutin. Para ello ha utilizado los siguientes argumentos que podemos leer en las conclusiones de la sentencia:

(p.31)

We further hold that the District Court´s holding, that Louboutin´s trademark has developed “secondary meaning” in the public eye (…), and that the Red Sole Mark is therefore a valid and enforceable trademark. We limit the Red Sole Mark pursuant  to Section 37  of the Lanham Act, 15 U.S.C. §  1119, to a red lacquered outsole that contrasts with the color of the adjoining “upper”. 

Accordingly, we (1) affirm in part the order of the District court, insofar as it declined to enjoin the use of a red lacquered outsole as applied to monochrome red shoe; (2) reverse in part the order of District Court insofar as it purported to deny trademark protection to Louboutin´s use of contrasting red lacquered outsoles; and (3) enter judgement accordingly.

Se entiende por lo tanto, que las suelas rojas de los zapatos son una marca bajo titularidad de C. Louboutin, pero con la condición de que exista un cierto contraste entre la suela y el resto del zapato. Es decir, que aquellos zapatos que sean rojos monocromáticos, no estarán infringiendo la marca de las suelas rojas de Louboutin, por no generar ese contraste visual que ayuda a asociar el color rojo con unos Louboutin, o lo que es lo mismo que produzcan una distintividad sobrevenida.

¿Qué opináis vosotros? ¿Es suficiente ese contraste entre la suela y el resto del zapato para poder asociar la suela roja con la marca de C. Louboutin? 

 

Fuente: http://es.paperblog.com/christian-louboutin-gana-la-batalla-a-yves-saint-laurent-1461856/ 

Cuando una critica en Internet vulnera el honor de una empresa.

La presencia en Internet se ha convertido en una "obligación" por la que cada día más empresas apuestan por estar presentes en la red. En muchos casos ya no es suficiente con tener una web o aparecer en directorios especializados. Internet ha evolucionado empujada por el auge de las redes sociales, y con ello ha cambiado la forma de actuar en la red.

Entre las implicaciones jurídicas de la presencia en Internet se encuentran temas de reputación, de protección de datos, de comercio electrónico y de propiedad intelectual e industrial. Hoy vamos a centrarnos en la reputación empresarial on line.

La reputación on line de la empresa es el resultado de la información que se encuentra disponible en Internet sobre la empresa. Dentro de esta información están tanto la que proporciona la empresa como los comentarios e información de terceros. Además, hemos de tener en cuenta que estos terceros no tienen por que ser usuarios independientes, sino que podría tratarse de empresas competidoras buscando dañar la reputación de la empresa.

Los casos de reputación en Internet se basan principalmente en el choque del derecho al honor con el derecho de libertad de expresión o el derecho de información.

El derecho al honor lo reconoce la Constitución Española en el artículo 18 y es desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Pero, ¿tiene una empresa derecho al honor? Existe una línea jurisprudencial asentada que reconoce el derecho al honor de las empresas, entendido honor como reputación.

El derecho de libertad de expresión y el derecho de información también se encuentran protegidos por la Constitución Española en su artículo 20.

En caso de conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la información prevalecería este último en aquellos supuestos en los que la información sea veraz y exista un interés general que justifique la vulneración del derecho al honor.

Más problemático resulta el choque entre el derecho al honor y la libertad de expresión ya que aquí no se exige que las opiniones sean verídicas. Las opiniones vulnerarían el derecho al honor cuando sean injuriosas, es decir que sean expresadas con la clara voluntad de producir un daño en la reputación. Hemos de señalar entonces que no toda crítica tendrá carácter injurioso como para quebrantar la reputación.

El derecho al honor tampoco ha de convertirse en un mecanismo de censura de Internet. Además, un intento de censurar sin motivos podría perjudicar a la empresa. Podría llamar la atención tanto de otros usuarios como de los medios de comunicación, dándole una mayor difusión mediática a un hecho al que se le quería quitar publicidad.

Ahora bien, en aquellos casos en los que pueda ser considerado un daño a la reputación la empresa ha de adoptar las medidas adecuadas conforme al daño producido.

Por un lado, muchas webs en las que se vierten comentarios y críticas cuentan con herramientas para solicitar la retirada del comentario, pudiendo llegar incluso al bloqueo de la cuenta del usuario.

Otras soluciones se podrían encontrar en la vía judicial.

Uno de los principales problemas en la adopción de dichas medidas es que muchas veces las conductas se amparan en un "supuesto" anonimato en la red. Y decimos supuesto ya que dicho anonimato no es del todo cierto (queda este tema para un futuro post).

Por todo ello hemos de concluir que la gestión de la reputación en Internet constituye un tema fundamental para cuidar la percepción de los consumidores y el valor de la marca, sin que deba convertirse en una herramienta de censura.

La India, un nuevo pulso entre genéricos e innovadores

El post de esta semana trata sobre la batalla iniciada en 2006 por la farmacéutica suiza Novartis, contra la Oficina de Patentes de la India. Este caso, nos recuerda de nuevo que las patentes son derechos nacionales y que en definitiva, debe cumplir con la norma de cada territorio.

El epicentro del conflicto es el Glivec o mesilato de imatinib, este compuesto es utilizado generalmente como fármaco anticancerígeno, siendo muy común su uso contra la leucemia mieloide crónica (LMC).  Alrededor del año 1993, Novartis presentó en Estados Unidos una solicitud de patente de producto para el imatinib, más adelante en 1998, presentó una nueva solicitud, pero esta vez del mesilato de imatinib, es decir, una modificación de la solicitud primera. El problema surgió ese mismo año, cuando se presentó también esa solicitud de patente de producto en la India. 

Las particularidades de la India radican en su Ley de Patentes de 1970, en la cual sólo se aceptan patentes de método y no de producto. Esto implica, que si una empresa posee una determinada patente de método para obtener un producto, por ejemplo un medicamento innovador, puede ocurrir, que una segunda compañía utilice una tecnología similar a la patente, y obtenga el mismo producto, por ejemplo, un genérico. Es decir, que mientras existe una patente que permite el desarrollo de un fármaco innovador, puede coexistir patentes de procedimientos similares que dan lugar a medicamentos genéricos. 

Esto era así, hasta que la India pasó a formar parte de la Organización Mundial del Comercio en 1995, momento en el cual se firmaron los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC (o TRIPS, en inglés). Y se incluyeron las patentes de productos, entre otras novedades. Fue entonces, en el año 2005, cuando la India decidió enmendar su Ley de Patentes de 1970, para incluir estos Acuerdos. Sin embargo, hubo algunas disposiciones que se mantuvieron, y que suponen en la actualidad el origen del problema. Cabe destacar principalmente la Sección 3, apartado "d", en el cual se cita:

"(d) the mere discovery of a new form of a known substance which does not 

result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant.

Explanation.—For the purposes of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance, unless they differ significantly in properties with regard to efficacy;"

Por lo tanto, se podría decir que quedan excluidas de patentabilidad aquellas modificaciones de compuestos previamente conocidos, por no tratarse de verdaderas invenciones. Con esta excepción, lo que se está permitiendo en la India es un marco favorecedor al desarrollo de medicamentos genéricos, y evita que compañías farmacéuticas extiendan el derecho de patente a cualquier mejora que se obtenga con sus productos. 

Retomando la cronología del conflicto, no fue hasta 2006, cuando la Oficina de Patentes de la India rechazó la solicitud de patente presentada por Novartis para el mesilato de imatinib, por no constituir una verdadera invención respecto al imatinib patentado en 1993. 

Ante tal decisión, la compañía suiza demandó a la Oficina de Patentes de la India, una demanda centrada principalmente contra la Ley de Patentes del país, la cual no permite que se concedan patentes a nuevas formas de compuestos ya conocidos. Un Tribunal del sur de la India, fue el encargado de rechazar de nuevo la solicitud de patente, decisión que fue apelada por Novartis ante la Junta de Apelación de Propiedad Intelectual de la India, siendo otra vez rechazada. En 2009, Novartis acudió al Tribunal Supremo solicitando la interpretación del artículo en cuestión de la Ley de Patentes india. En teoría, era el 10 de julio, cuando se esperaba el veredicto final del Tribunal, pero recientemente se ha comunicado que tal decisión, volvía a ser aplazada hasta el 22 de agosto. 

En caso de un veredicto favorecedor para Novartis u otras compañías farmacéuticas con problemas similares, se plantearía la siguiente situación: se permitirían patentes de nuevas formas de sustancias ya conocidas, y se evitaría el desarrollo de medicamentos genéricos. 

La pregunta que deberíamos hacernos es qué alcance supone una decisión así en un país como es la India, con una población aproximada de 1,22 billones habitantes, y cuál sería el impacto social de tal decisión. Pero no será hasta el 22 cuando podamos hacer una aproximación, en función de la decisión del Tribunal. 

La guerrilla de las marcas en los Juegos Olímpicos

Tras terminar la Eurocopa hace ya unas semanas, donde la Roja nos maravilló, se acerca ahora el siguiente evento deportivo con trascendencia internacional. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El post de hoy no va a tratar sobre el uniforme oficial de España para los juegos. Hoy vamos a hablar sobre una modalidad de márketing muy común ante los grandes eventos deportivos (aunque no es exclusiva de los mismos), el ambush marketing o márketing de guerrilla.

El ambush marketing consiste en relacionar la marca de una empresa con un evento de trascendencia (visionado por millones de espectadores), sin que exista ningún tipo de relación contractual entre la empresa y el evento. Esto constituye un claro perjuicio para los patrocinadores oficiales del acontecimiento, quienes están desembolsando grandes sumas de dinero (en algunos casos alrededor de los 40 millones de dólares) para poder llevar a cabo dicha asociación de marca. Y es que dichos eventos no solo mueven interés, sino que levantan auténticas pasiones, y ser una marca que se impregne de toda esa pasión constituye una estrategia de marketing muy relevante.

Además del perjuicio para los patrocinadores oficiales, existe también un perjuicio para los organizadores ya que una reducción de los patrocinadores tendría un impacto directo sobre la financiación del evento.

Para evitar dicho perjuicio y como una primera defensa contra el ambush marketing, los organizadores registran un gran número de marcas (incluyendo marcas de eventos conforme al Sistema de Madrid), logos, dominios, diseños, todos ellos relacionados con el evento. Pero esta no es la solución definitiva, pues en el ambush marketing no se suelen utilizar ninguno de estos signos distintivos para hacer la asociación.

Entonces, es importante señalar como se puede relacionar un acontecimiento con una empresa si en la publicidad no aparece ningún signo registrado del evento. Una de las maneras posibles (hay muchas otras) radica en el mundo de las ideas. Pongamos un ejemplo. La antorcha olímpica es un símbolo de las olimpiadas que es capaz de tener muy diversas representaciones gráficas. Si en un anuncio en Londres (actual ciudad olímpica) una empresa junto con su marca pone a un un reconocido deportista y una antorcha, ya hemos hecho mentalmente la relación. En el ejemplo inventado podemos ver como, “a priori”, sin vulnerar ningún derecho de propiedad industrial e intelectual, se ha llevado a cabo una técnica de ambush marketing aunque ello no implica que dicha campaña sea legal.

Existen herramientas jurídicas tanto preventivas como resolutivas para afrontar el ambush marketing. Entre las armas para la lucha contra el ambush marketing se encuentran los derechos de autor, diseños, marcas, publicidad y la competencia desleal (en Reino Unido, al no tener un régimen de competencia desleal tendrían que acudir al régimen del “passing off”). Además suele ser habitual la promulgación de alguna ley por la que se limiten estas técnicas de marketing. En el caso de los Juegos Olímpicos de Londres es a través del London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006. En dicha norma se recoge que para decidir si hay una asociación con los juegos se tendrá en cuenta la impresión del anuncio o medio publicitario (o inclusive merchandising no oficial). Para valorar la impresión la norma aporta un listado de palabras cuya combinación podría indicar asociación como por ejemplo Juegos y 2012 o Juegos y Londres.

Otros medios preventivos para afrontar futuros problemas de ambush marketing se basan en la monitorización o en la prevención contractual.

La monitorización supone el seguimiento de los distintos registros de propiedad industrial e intelectual buscando posibles infracciones de los “derechos del evento”. Asimismo, debe de llevarse a cabo un seguimiento en Internet de posibles infracciones de los derechos. 

En lo que respecta a la prevención contractual, habría que destacar el papel que un contrato de patrocinio bien redactado puede jugar en la lucha contra el ambush marketing. Quién se encarga de la lucha, qué medidas se adoptan, quién soporta los costes en caso de litigio son algunas de las muchas preguntas que deberían de quedar resueltas en el contrato de patrocinio.

Recientemente han salido a la luz casos de ambush marketing, como el del delantero danés Nicklas Bendtner quien durante un partido de la Eurocopa hizo publicidad de una casa de apuestas, siendo por ello sancionado por la Comisión de Control y Disciplina de la UEFA.

Si bien, si algo hay que reconocer a las compañías que llevan a cabo las campañas de ambush marketing es la originalidad. Y de ahí el “peligro” que conllevan de desplazar las repercusiones mediáticas de las campañas de patrocinadores oficiales. Sirva de ejemplo el caso del velocista Linford Christie. Durante la conferencia de prensa previa a la final de los 100 metros lisos, en los juegos de Atlanta, Christie lució unas lentillas con el emblema de la marca deportiva Puma. Sin embargo, el patrocinador oficial del evento era Reebok.

Otro posible caso, que se puede leer en la prensa estos días, sería el de la empresa de los Middleton (padres de la Duquesa de Cambridge) que han anunciado en su página web la venta de productos bajo el título de “Celebrate the Games”. Entre los productos, juegos con aros de colores y cadenas de aros de colores en papel.

Así, una vez hecha la campaña de ambush marketing los problemas se presentan especialmente en la necesidad de la rapidez de respuesta y la eficacia de la misma. La solución tiene sabor a medidas cautelares (e incluso a inaudita altera parte, es decir, sin audiencia del demandado). Aunque el daño ya se ha producido cuanto menos dure mejor para el patrocinador oficial y el organizador del evento.

También hemos de decir que en el marketing deportivo no todo es blanco o negro, ni toda estrategia es ambush marketing. Si bien, para apreciar la gama de grises a veces resulta necesario un buen asesoramiento jurídico evitando así futuros problemas.

¿Soy lo que como? o ¿Eres lo que comes?

El caso es el siguiente: 

Sogecable, S.A interpone un recurso contencioso-administrativo, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de agosto de 2008, en el que se estimaba un recurso de alzada frente a resolución de 2007, que acordaba el registro de la marca "Soy lo que como", registro que fue denegado en la resolución impugnada.

O dicho en otras palabras:

Boomerang T.V, S.A, en representación de Sogecable, presentó una solicitud de marca denominativa para productos y servicios (clase 9 del nomenclator).  Solicitud que fue transferida a Sogecable en marzo de 2007. Ante este registro, Celador International Limited, titular de la de marca "Eres lo que comes" (enmarcada en las clases 3, 7, 9, 11, 16, 21, 25, 28, 29, 32 y 41), presento una oposición. En el escrito de alegaciones, consta que se trata de una productora de Reino Unido, con programas como Eres lo que Comes o Quien quiere ser millionario. Entro los artículos citados, resaltan el número 6 , apartado 1, letra b, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (No podrán registrarse como marcas los signos: Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.)

Ante esto, Sogecable, dijo que este artículo no era de aplicación, así como tampoco lo era el 5.1.a de la misma ley. El 10 de octubre de 2007 la OEPM, dicto resolución a favor de Sogecable, concediéndoles el registro de la marca, ya que consideraba que existían diferencias en sus conjuntos fonético denominativos, así como no ser de aplicación el citado artículo 5.1.a. Por su parte, Celador presentó un recurso de alzada, alegando motivos del tipo: similitud conceptual e identidad aplicativa y alto riesgo de confusión. El siguiente acontecimiento tuvo lugar el 27 de agosto de 2008, cuando la OEPM dictó la resolución, estimando el recurso de alzada y denegando el registro de la marca. Entendiendo que se cumplía el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, además de similitud conceptual y relación entre las areas comerciales. Agotada la vía administrativa, Sogecable, interpone un recurso contencioso-administrativo ante el el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En la resolución de este recurso contencioso-administrativo, el juez plantea varias cuestiones interesantes. 

Por un lado, el peligro de confusión ante los consumidores de esos productos o servicios que designan las marcas.  Para ello cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1997 (RJ 1997/5072), en la que se propone que el registro de marcas, patentes u otros títulos de Propiedad Industrial, se bifurque en dos direcciones; por un lado proteger al titular de la marca para evitar que terceros se puedan aprovechar del prestigio ganado; y por otro lado, de cara a los consumidores, " que necesitan protección para evitar la confusión que pueda producirse por la identidad  o semejanza entre los mismos productos distorsionando la demanda al hacer que los consumidores o usuarios adquieran productos que no eran los que estaban en sus preferencias"

Siguiendo esta línea, el Tribunal Supremo ha establecido una serie de requisitos, con el fin de determinar si existe o no semejanza entre dos marcas y si pueden conducir a confusión a los consumidores. En primer lugar, habla de un criterio estructural, "... ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrante de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible...". En segundo lugar, menciona un criterio semántico, haciendo referencia más bien a la idea o el significado que quieran transmitir las marcas confrontadas. Y en tercer lugar, añade una matización al criterio estructural, para aquellos casos en los que se utilicen prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza.

En este caso en concreto, se puede afirmar que se cumplen tales requisitos. Soy lo que Como y Eres lo que Comes, cumplen evidentemente una similitud semántica. Pues ambas marcas reflejan la misma idea. Lo único que varía entre las dos es el sujeto de la frase. Otro punto que discute el juez, es si realmente encajan en la misma área comercial. Sabiendo que la cadena de televisión CUATRO (Soy lo que Como), ha adaptado el programa de televisión de Reino Unido (Eres lo que Comes), no es necesario explicar el riesgo de confusión que esto podría generar.

Por estos motivos, el Tribunal opta por desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sogecable, S.A contra la resolución de 27 de agosto de 2008 que dictó la OEPM, en la que se estimaba el recurso de alzada frente a resolución de 10 de octubre de 2007 que concedió el registro de la marca Soy lo que Como, resolución actualmente impugnada (y registro denegado).

A modo de conclusión, creo que es interesante el analísis que plantea el juez al citar la Sentencia de 10 de junio de 1997, y que nos recuerda un poco la naturaleza de la Ley de Marcas o de cualquiera relacionada con la Propiedad Industrial. Está claro, que este tipo de legislaciones están destinadas a; por un lado, proteger al titular del derecho, en tanto que ha hecho una inversión , y evitar que terceros exploten su marca, patente...; y por otro lado, de cara a los consumidores o usuarios, para evitar la confusión, y que estos puedan asociar una marca a un determinado producto y no a otro.

El caché de Google

El 26 de septiembre de 2006 se presentó demanda por D. GERMÁN autor de una página web contra la compañía GOOGLE SPAIN S.L. solicitando que se dictara sentencia por la que se condenase a la demandada: “1. Al cese del funcionamiento del motor de búsquedas de páginas Web accesible a través de la dirección de Internet www.google.es, por medio de su suspensión y de su prohibición de reanudación.”

El conflicto del litigio radicaba en si Google a través de su motor de búsquedas vulneraba los derechos del demandante sobre una página web al realizar de la misma una copia no autorizada. El demandante alegaba que Google vulneraba el derecho de reproducción (art. 17 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en adelante LPI) y el derecho moral a retirar la obra del comercio (art. 14.6 LPI).

El motor de búsqueda de Google consiste en un robot que rastrea todos las webs conectadas a la red haciendo una copia del código html en la memoria caché para facilitar la indexación de la web (actividad de copia en la memoria caché). La memoria caché es una memoria temporal y transitoria cuyo fin es permitir un uso rápido y puntual de la información.

El “system caching” o “proxy caching” constituye la puesta a disposición del usuario de una copia almacenada de manera automática en la memoria caché para agilizar el acceso a la información (actividad de comunicación de la copia de la memoria caché). Existen dudas en la doctrina sobre si ésta actividad se encontraría amparada en la excepción del art. 31.1 LPI al no ser técnicamente esencial para llevar a cabo la transmisión, pero si contribuye en que la transmisión sea más eficaz. Si bien, parece que dicha actividad caería dentro del paraguas de exenciones que recoge la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en adelante LSSI (véase las exenciones previstas en arts. 15 y 17 LSSI).

La tercera actividad de Google consiste en la reproducción de una parte del contenido de la página web en la página de resultados de búsqueda de Google.

El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona en su sentencia de 30 de marzo de 2007 desestimó la demanda íntegramente, condenando en costas al demandante basándose en:

• El propósito de la web era “captar interesados en mayor número”. Una web constituye el medio con mayor grado de difusión de los contenidos. Y Google a través de sus actividades facilita el acceso a un mayor número de usuarios, por lo que la finalidad de la presente web no se ve perjudicada por Google sino más bien todo lo contrario.

• La existencia de procedimientos para que la web no aparezca en Google. Así, hemos de señalar que al ser la propia web del autor, se podría incluir un protocolo de exclusión de robots (ello permitiría que el robot de Google pasase por alto la web y no apareciese en los resultados).
• La actividad se encontraría amparada en la excepción del art. 31 LPI y excepciones de los arts. 15 y 17 LSSI.

En apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó sustancialmente el recurso, y confirmó el fallo, excepto en materia de costas. Entre los fundamentos en los que se basó la Audiencia Provincial se encuentran:

• La reproducción de fragmentos supone “una reproducción y comunicación “tan efímera, incidental y mínima que, como veremos más adelante, carece de relevancia infractora””. Vemos aquí un argumento basado en el principio de minimis non curat lex.
• El artículo 40 bis LPI establece que la interpretación de los artículos sobre límites a los derechos de autor (artículos 31 y siguientes LPI) han de interpretarse sin que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. En opinión de la Audiencia Provincial, ello podría conllevar a una extensión de los límites más allá de su tenor literal mediante la vía interpretativa. El artículo 40 lo relacionan con la doctrina del “fair use” (típico de EEUU) señalando que la propiedad intelectual no ha de configurarse como un derecho absoluto. Se ha de considerar la finalidad y carácter del uso de la web (en éste caso la de facilitar un acceso rápido y proporcionar resultados que cumplan los criterios de búsqueda), la naturaleza de la obra (una web), la cantidad y sustancilidad de la parte reproducida respecto a la obra en su totalidad (en el caso se limita a la mínima imprescindible para que el solicitante pueda discriminar o no el resultado de la búsqueda) y el efecto sobre el mercado potencial y el valor de la obra (que en el presente caso le favorece el uso que el motor de búsqueda hace de la web ya que facilita un acceso por más personas). El análisis que realiza la Audiencia Provincial, y los factores considerados para el análisis tienen un claro “origen” o al menos “paralelismo” con la sección 107 del US Copyright Act donde se establece el régimen del “fair use”.
• Concluye la Audiencia que siendo la finalidad de la web, que sea conocida por el mayor número de personas, un motor de búsqueda como el de Google no sólo no le perjudica sino que le beneficia.

Por último se interpone recurso de casación basándose en una infracción por la no aplicación del artículo 31.1 LPI en relación con el art. 40 bis LPI interpretado a la luz del US Copyright Act. A tenor de dicho recurso se dicta la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. 

El Tribunal Supremo reconoce que las actividades de Google se ajustan a “los usos sociales tolerados” mientras que el derecho de autor del demandante sobre la web se encuentra limitado a un ejercicio normal (conforme al art. 7 del CC).

En lo que respecta al razonamiento basado en el fair use (uso justo, limpio o leal) el Tribunal Supremo lo enlaza con la doctrina del “ius usus inocui” (derecho al uso inocuo del derecho ajeno). Considera que el art. 40 bis LPI constituye una manifestación del “ius usus inocui”, del principio general de la buena fe (art. 7.1 CC), de la prohibición del abuso de derecho (ar.t 7.2 CC) y la configuración del derecho de propiedad como un derecho delimitado por el que el Tribunal ha de considerar si la reproducción perjudica a los intereses legítimos del autor (en nuestro caso de una web) o si por el contrario favorece los citados intereses. Por ello ni el artículo 31 ni el 40 bis LPI son excluyentes de la doctrina del “ius usus inocui”.

Así, la pretensión de cerrar el buscador de Google y otorgar una indemnización supone un abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 CC) ya que la finalidad es la de perjudicar a Google sin que el demandante obtenga con dichas pretensiones un beneficio propio claro (más bien lo contrario si tenemos en cuenta que Google ayuda a hacer accesible para un mayor número de usuarios la web del demandante, cumpliendo así con el objetivo de una web). Señala el Supremo que cuestión distinta hubiera sido que la pretensión fuera “la eliminación de la "copia caché" o de los fragmentos de la página web del demandante en los resultados de la búsqueda”.

Por ello, el Tribunal Supremo desestima el recurso ya que el derecho de autor no puede suponer un uso abusivo e ilimitado del mismo interpretado para favorecer pretensiones que perjudicarían a otro sin generar un beneficio propio para el demandante.

RED SOLE TRADE (2nd part) BY CHRISTIAN LOUBOUTIN

¿A quién de vosotras no le suena el famoso Rojo Pantone o modelo YoYo? ¿O ese zapato modelo peep toe con plataforma, que tanto está de moda? Seguro que a muy pocas… Bueno, pues deciros que Christian Louboutin ha vuelto a perder antes los tribunales, en esta ocasión contra Zara, firma perteneciente al Grupo español Inditex. Recordaros que en marzo de este año, escribimos ya un post comentando la sentencia de agosto de 2011 de Nueva York, EE.UU, en la cual se discutía la validez del color rojo como marca. Sin embargo, este conflicto concurría contra Yves Saint Laurent. Finalmente el juez decidió darle la razón a YSL, por considerar que ese rojo no era lo suficiente distintivo de la marca Louboutin y por ser funcional. Caso que actualmente se encuentra en fase de apelación. 

Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente esta vez? Zara “diseñó” un modelo de zapatos muy similar al modelo YoYo de Louboutin, con un precio de  venta bastante inferior. Louboutin decidió de nuevo emprender medidas legales contra la firma Zara, principalmente por falsificación y competencia desleal. Hace aproximadamente un año, el 22 de junio de 2011, se celebró en París el Juicio para tratar de dar una solución a esta situación. Sin embargo, y para sorpresa de Louboutin, el Juzgado decidió darle la razón a Zara por considerar que los términos del registro de la marca eran sesgados, por no incluir la referencia numérica del color rojo, conocido hoy en la escala con el nombre de rojo Pantone, y además porque considera, que no es fácil confundir unos zapatos  que cuestan aproximadamente 50 euros con unos que cuestan alrededor de 400 euros. Además añade en dicha sentencia: “Considérant que les deux sociétés en cause opèrent en réalité sur deux marchés totalement distincts…”. Punto interesante que hay que tener en cuenta a la hora de abordar este debate, ya que con independencia de que ambas firmas traten de moda, el mercado en el que se mueven cada una de ellas es diferente.  

Pues bien, a principios de esta semana, conociamos la resolución por parte de la Corte de Casación de París, la cual ratificaba la sentencia del 22 de junio de 2011 y condenaba a Louboutin al abono de 2.500 euros en compensación de los daños causados. 

Es ampliamente conocido el conflicto que entraña el registro de colores como marcas, aun así, se conocen algunos casos. Pero, ¿qué pensáis si se hubiera registrado el modelo YoYo como un diseño industrial? Es cierto que el periodo de protección sería menor, pero ¿Habría supuesto menos problemas? No hay que olvidar todas las vías de protección que ofrece la propiedad industrial e intelectual, y que además, para nuestra ventaja son acumulativas. 

Fuente: http://www.mujereselsalvador.com/mj/nota/nota_generica.aspx?idcat=22093&idart=6984088

Para las mentes inquietas y con conocimientos de francés os dejo aquí la sentencia de la “Cour de Appel de Paris” del 22 de junio de 2011: http://newsletter.cabinet-ores.com/Paris-%2022%20juin%202011-%20Louboutin.pdf

¿Estás en la nube? Las consecuencias que probablemente no sabías...

El “cloud computing” o “computación en la nube” es la prestación de servicios de carácter informático a través de internet, compartiendo determinados recursos que se encuentran en distintos emplazamientos. El término cloud o nube hace referencia, a través de una metáfora visual, a internet.


Aunque en ocasiones no seamos conscientes, en nuestro día a día utilizamos algún servicio de cloud, por ejemplo Picasa o Gmail podrían considerarse casos de cloud computing como Software as a Service.


Hay distintos servicios de cloud computing, la clasificación más habitual distingue entre:

• Infrastructure as a Service (IaaS): un servicio de infraestructura a través de internet (por ejemplo un servidor). Relevante sobre todo para las empresas.
• Platform as a Service (PaaS): una plataforma, es decir, una infaestructura con un sistema operativo. Relevante sobre todo para programadores informáticos para el desarrollo de aplicaciones.
• Software as a Service (SaaS): incluye infraestructura, plataforma y aplicaciones.

También existen distintos tipos de cloud:

• Public Cloud: toda la infraestructura del servicio se comparte de manera que los costes son reducidos.
• Private Cloud: se implanta para el usuario (habitualmente una empresa) de manera exclusiva, lo que le permite un mayor control sobre aspectos como la seguridad de los datos.
• Hybrid Cloud: una combinación del public y private cloud.
• Community Cloud: se comparte una o más clouds entre empresas con intereses parecidos.

Las mayores ventajas del cloud computing (en sentido amplio) son la posibilidad de acceder a la información o al servicio que se requiere desde cualquier lugar donde tengamos acceso a internet, y la concentración para las empresas en su actividad principal sin tener que destinar tantos recursos al departamento informático (entendiendo recursos tanto humanos como monetarios).

Hoy nos vamos a centrar en la public cloud, donde las principales ventajas (además de las mencionadas) radican en el bajo coste monetario para el usuario y en la facilidad de la contratación. Estas dos ventajas son especialmente diferenciadoras respecto a un contrato de “IT outsourcing” o contrato de externalización de servicios informáticos. En un contrato de IT ousourcing generalmente el coste será mayor que el de una public cloud y la contratación constituye un proceso complejo y largo de negociaciones entre las partes (para otra ocasión queda un post sobre dicho proceso).

Sin embargo no todo son ventajas en el ámbito del public cloud. Los términos y condiciones de los contratos, habitualmente en formato click-wrap agreements (contratos que aparecen en la pantalla cuando por ejemplo vamos a instalar un software y donde tenemos que pulsar el botón aceptar para poder continuar con la instalación) son standard (no negociados individualmente) y suelen incluir algunos “riesgos” que deberían de ser valorados por los usuarios.

Las principales desventajas que plantea el cloud computing residen en cuatro ámbitos de riesgo:

• Obligación o no de mantener un determinado nivel de calidad en la prestación del servicio.
• La integridad, confidencialidad y seguridad de los datos. En las condiciones standard es bastante habitual incluir una limitación y exclusión de la responsabilidad por parte del prestador de servicios de cloud. Esta limitación suele redactarse de tal manera que el proveedor del servicio de cloud no se responsabiliza por la pérdida o la corrupción de los datos. Si bien, dada la arquitectura redundante de los centros de datos se reduce la gravedad de dicho riesgo.
• La migración a un nuevo servidor de cloud. Imaginemos que queremos contratar una nueva empresa que nos preste el servicio de cloud computing. ¿Cómo de fácil será trasladar la información de una a otra? Por lo general la migración resulta, a día de hoy, complicada y problemática, especialmente para las empresas que manejen una gran cantidad de información a través del servicio de cloud.
• La protección de datos. ¿Quién es el encargado del tratamiento (probablemente el proveedor de servicios) y quién el responsible del fichero (probablemente el usuario)? ya que la responsabilidad de uno y otro es diferente. ¿Se toman las suficientes medidas de seguridad para cumplir con la legislación vigente en materia de proteción de datos? ¿Dónde se encuentran los datos?

Por no leer las condiciones de los contratos nos podemos llevar, a posteriori, una sorpresa no demasiado agradable. Si bien, los riesgos que señalamos aquí no constituyen un rechazo al cloud computing, si no todo lo contrario, pues creemos en el futuro de este tipo de servicios y desde IP Sandwich lo que buscamos con éste post es informar al usuario de los puntos críticos que han de llamar su atención y que debe de valorar a la hora de elegir un servicio de cloud.

¿Se pueden patentar los genes?

En líneas generales, los requisitos para que se conceda una patente son los siguientes: que se trate de una invención, que exista novedad y actividad inventiva, y que tenga una aplicación industrial.

En el post de hoy nos vamos a centrar en el último punto, concretamente en las particularidades de las secuencias parciales o totales de los genes.

Para ello, retrocedemos al año 2001 cuando se publicó en Science y en Nature (por Celera Genomics y el Consorcio Público-Proyecto Genoma Humano, respectivamente) la secuencia completo del genoma humano, lo cual ha supuesto uno de los mayores hitos de la historia de la ciencia. Los objetivos que se perseguían cuando se inició este proyecto eran por un lado, conocer la posición de todos los nucleótidos en el genoma, y por otro lado, localizar los genes (mapeo genético) en cada uno de los cromosomas. Las implicaciones de este descubrimiento suponen avanzar en el estudio de enfermedades genéticas y poder desarrollar los nuevos tratamientos, terapias o métodos de diagnóstico.

Se sabe que existen aproximadamente 30.000 genes en el genoma humano. ¿Sería apropiado patentar cada uno de los genes? ¿Cumplen las secuencias parciales y totales de los genes los tres requisitos de patentabilidad?

En este sentido, los criterios de novedad y actividad inventiva son fácilmente demostrables, sin embargo, es el de aplicación industrial (Art. 57 European Patent Convention) el que ha de analizarse cuidadosamente. En el caso de Europa, la European Patent Office (EPO), ha dejado claro cual es el rumbo que hay que seguir en estos casos.

Es en la Parte C, Chapter-IV, punto 5.4 de los Guidelines for Examination (Abril 2010), donde se aclara que, para que se concedan patentes que incluyen secuencias parciales o totales de genes, es necesario que se indique la aplicación industrial de la misma. Aquellos supuestos en los que no se indique la función de la secuencia, ésta no podrá considerarse una invención patentable, en el sentido del considerando 23 de la Directiva 98/44/CE (Considerando que una mera secuencia de ADN, sin indicación de función biológica alguna, no contiene enseñanzas de carácter técnico; que, por consiguiente, no constituye una invención patentable;). En los casos en los que la secuencia parcial o total del gen se use para obtener una proteína o parte de ella, es necesario especificar que proteína o parte de la misma se va a sintetizar, así como la función que pudiera desarrollar.

De esta forma, y aplicando también las Reglas 42.1.f (The description shall: indicate explicitly, when it is not obvious from the description or nature of the invention, the way in which the invention is industrially applicable.) y 29.3 (The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application. ) del EPC, la EPO trata de dar solución a la patentabilidad de las secuencias genéticas (parciales o completas), que se derivan del conocimiento de la secuenciación del genoma humano.